• A OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DE PEDIDO OU DA EXTINÇÃO DA PATENTE

    AGENDA – ANO 8 - NÚMERO 87 - 2017 - Setembro Vinícius de Vasconcelos Raso - Advogado

    A Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) estatui como requisito imprescindível para que o titular goze do monopólio de utilização comercial concedido pela patente, o pagamento da retribuição anual a partir do terceiro ano do depósito do pedido. De acordo com o art. 84 da referida Lei, a retribuição deve ser paga nos três primeiros meses de cada período anual, sob pena de arquivamento do pedido ou, caso já concedida a patente, a sua extinção (art. 86 da Lei de Propriedade Industrial).

    Como forma de preservar o direito do titular da patente, o art. 87 do referido diploma legal garante ao depositante o direito da restauração se, notificado do arquivamento do pedido ou da extinção da patente em razão do não pagamento da retribuição anual, o depositante ou o titular purgar a mora no prazo de três meses contados dessa notificação.

    Sendo a aludida notificação o marco inicial do prazo de três meses para o exercício do direito de restauração, infere-se do dispositivo legal que, na hipótese de inadimplemento da retribuição anual, a notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente é obrigatória, porquanto necessária para resguardar ao depositante o exercício do direito à restauração. Discute-se, contudo, se a obrigatoriedade a que se refere o art. 87 da Lei (notificação prévia da extinção da patente pela falta de pagamento) se aplica para o caso de mais de uma retribuição anual.

    Para o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) o referido dispositivo legal deve ser interpretado sistematicamente. Defende o INPI que a notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente não pode ser considerada obrigatória, na medida em que o direito à restauração somente é possível quando houver apenas uma retribuição anual em atraso. A justificativa do INPI está amparada no art. 13 da sua Resolução n. 113/2013, que prevê que “os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no art. 87 da LPI”.

    Contudo, em recente julgamento perante o STJ sobre o tema (realizado em 1/8/2017), prevaleceu entendimento em sentido contrário. Segundo conclusão extraída do voto do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Ministro Relator do Recurso Especial n. 1.669.131 – RJ, há ilegalidade na regra do art. 13 da Resolução n. 113/2013 por restringir, sem autorização, um direito previsto na Lei de Propriedade Industrial. Para o Relator, ao editar o art. 13 do referido diploma infralegal, o INPI extrapolou seu poder regulamentar.

    De acordo com o entendimento consolidado no aludido acórdão, prevaleceu a obrigatoriedade de notificação prévia do depositante prevista no art. 84 da Lei. A ausência de notificação prévia corresponde, assim, à violação do direito de restauração, gerando ao titular do direito a declaração de ineficácia dos arquivamentos ou extinções de patentes realizadas em desacordo com esta exigência, ou com fundamento exclusivo no art. 13 da Resolução n. 113/2013, editada pelo INPI.